Znak towarowy – zmiany w prawie własności przemysłowej
Zmiany w prawie własności przemysłowej
16 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, stanowiąca implementację postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do rozwiązań unijnych, w tym umożliwia rejestrację tzw. niekonwencjonalnych znaków towarowych. Dotychczas polski przedsiębiorca mógł zarejestrować smak, zapach lub kolor jako znak towarowy wyłącznie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Obecnie, po spełnieniu opisanych poniżej przesłanek, można dokonać takiej rejestracji również w Urzędzie Patentowym RP.
Nowy rodzaj znaków towarowych
Nowelizacja wprowadza istotną zmianę w definicji znaku towarowego, która polega na usunięciu wymogu jego graficznego przedstawienia. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 120 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (dalej: PrWłPrzem) znakiem towarowym mogło być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadawało się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Zgodnie z nową definicją, za znak towarowy może być uznane każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.
Zmiana ma na celu ułatwienie rejestracji tak zwanych niekonwencjonalnych znaków towarowych, takich jak: dźwięki, smaki, zapachy, kolory lub hologramy, a nawet ruch, kształty, czy pozycje. Rejestracja nietypowych oznaczeń nie jest jednak w pełni dowolna. Ustawodawca przewidział wymóg przedstawienia oznaczenia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony posiadać tzw. zdolność odróżniającą.
Nowa definicja znaku towarowego jest zbieżna z definicją unijnego znaku towarowego określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.
Odformalizowanie procedury przedłużenia ochrony znaku towarowego
Nowe przepisy wprowadzają ułatwienia dla przedsiębiorców chcących przedłużyć prawa ochronne na wcześniej zarejestrowany w Polsce znak towarowy. Dotychczas prawo ochronne na znak towarowy mogło zostać na wniosek uprawnionego przedłużone w drodze decyzji Urzędu Patentowego RP, dla wszystkich lub części towarów, dla których ustanowiono dany znak, na kolejne okresy dziesięcioletnie. Wniosek o przedłużenie składało się przed końcem upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem należało uiścić stosowną opłatę za ochronę.
Aktualnie dla przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczy dokonanie odpowiedniej opłaty. Nie jest już konieczne składanie wniosku w tym przedmiocie. Zgodnie z nowelizacją, Urząd Patentowy powinien powiadomić uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie jej uiszczenia, nie później niż na sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Należy jednak pamiętać, że opłatę trzeba uiścić również, gdy takiego powiadomienia się nie otrzyma. W przeciwnym razie prawo ochronne na znak towarowy wygaśnie.
Zwracamy uwagę, że obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują już możliwości ubiegania się przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochronnego.
Większe uprawnienia licencjobiorcy
Nowelizacja PrWłPrzem rozszerza uprawnienia licencjobiorcy dotyczące obrony naruszonego prawa ochronnego na znak towarowy. Dotychczas z roszczeniami z tytułu naruszenia praw ochronnych na znak towarowy mógł wystąpić jedynie uprawniony do znaku towarowego („właściciel” znaku), bądź licencjobiorca wyłączny, jeżeli został ujawniony w rejestrze znaków towarowych.
Obecnie obowiązujące przepisy uprawniają do podjęcia działań względem naruszyciela praw do znaku towarowego zarówno licencjobiorcę niewyłącznego, jak i nieujawnionego w rejestrze (chyba, że w umowie licencyjnej postanowiono inaczej). W tym celu konieczne jest uzyskanie zgody uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy (w większości przypadków licencjodawcy). Licencjobiorca wyłączny może wystąpić z powództwem o naruszenie praw do znaku towarowego, jeżeli uprawniony, pomimo wezwania, sam nie uczyni tego w stosownym terminie.
Zwrócić należy także uwagę, że nowe przepisy, w celu uzyskania odszkodowania za szkodę poniesioną z tytułu naruszenia znaku towarowego, przyznają licencjobiorcy prawo do wstąpienia do toczącej się już sprawy, wytoczonej przez uprawnionego do znaku.
Większy krąg pomiotów, względem których można wytoczyć pozew
Jak dotąd, uprawniony do znaku towarowego mógł wytoczyć powództwo o odszkodowanie za naruszenie jego praw (i) przeciwko bezpośredniemu sprawcy naruszenia, jak również (ii) przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku. Ustawodawca rozszerzył wskazaną listę o dodatkowy podmiot. W konsekwencji, z roszczeniami z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego można wystąpić również względem osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego. Pojęcie to jest niezwykle szerokie, co może stanowić pole do nadużyć. Zapewne dopiero z czasem doprecyzuje je orzecznictwo.
Wprowadzone zmiany zakładają usprawnienie oraz przyspieszenie procesu rejestracyjnego znaków towarowych, co bez wątpienia stanowi korzyść dla przedsiębiorców. Dlatego z pewnością należy ocenić je pozytywnie, mając nadzieję, że zachęcą one przedsiębiorców do podejmowania działań zmierzających do budowania i ochrony marki poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym RP lub na szczeblu unijnym – w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
AUTOR WPISU
E: natalia.gawel@pl.Andersen.com
T: +48 509 994 691